Tutela della Proprietà Intellettuale (PI) in India: procedure

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arbitrationA cura dell’Italian Desk di Dezan Shira & Associates

Qualunque società si identifica con un marchio più o meno complesso. Esso identifica l’origine del prodotto o il servizio: medium che collega i fornitori e clienti. Ogni Paese mette a disposizione misure volte alla tutela della PI in quanto è un diritto territoriale. In aggiunta, la PI può essere ceduta o concessa in licenza con il fine di generare ulteriori ricavi per l’impresa. 

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In India, sono riconosciute diverse tipologie di PI, le quali sono regolate da specifiche disposizioni e normative legali. Come conseguenza, la registrazione di privative industriali può spesso risultare un procedimento burocratico flemmatico che richiede la presenza di professionisti.

Obiettivo di questo articolo è presentare uno spaccato sulla PI in India, includendo le recenti norme in materia e le procedure per la registrazione.

Brevetti

  • Legge – Patents Act, 1970 – ratificato nel 2006;
  • Ministero competente – Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministero del Commercio e dell’Industria.

Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale viene conferito al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione.

Secondo la normativa del 1970, un’invenzione deve soddisfare tre criteri: in primo luogo, deve essere un prodotto o processo non esistente in precedenza (novelty); in secondo luogo, deve offrire un miglioramento tecnico sostanziale (inventive step), in quanto non possono essere brevettati semplici cambiamenti a una tecnica già nota; in terzo luogo, l’invenzione proposta deve essere utile. Per esempio, un brevetto non può essere concesso per invenzioni che possono essere utilizzate per scopi illegali o immorali.

Una volta brevettato, il prodotto o il processo non può essere commercializzato, distribuito, utilizzato o venduto senza il consenso del proprietario del brevetto.

Il Ministero indiano competente concede diritti di brevetto in base all’ordine d’arrivo. La richiesta di brevetto può essere fatta da: l’inventore o (ii) l’assegnatario o il rappresentante legale dell’inventore. Inoltre, è giusto sottolineare come questa richiesta possa essere fatta anche da un cittadino straniero. La domanda di richiesta del brevetto può essere eseguita congiuntamente da due o più società come assegnatari.

Processo per la registrazione del brevetto

  • Compilazione della domanda per la richiesta del brevetto.
  • Richiesta di pubblicazione della domanda mediante presentazione di un modulo. Se la richiesta non viene fatta, la specifica del brevetto verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dopo 18 mesi dalla data della domanda. D’altra parte, facendo richiesta, la descrizione del brevetto può essere pubblicata entro un mese dal deposito del modulo.
  • Richiesta di esame entro 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di brevetto. La richiesta di un esame accelerato può essere effettuata pagando un supplemento.
  • Entro 12-24 mesi dalla presentazione della domanda di esame, viene rilasciata la prima relazione d’esame. Questa relazione può sollevare obiezioni sostanziali e procedurali in relazione al brevetto.
  • In caso di obiezioni, il richiedente del brevetto deve rispettare le obiezioni sollevate entro sei mesi dalla data della relazione.
  • Se le obiezioni ufficiali sono soddisfatte nel periodo previsto, il brevetto viene concesso ed è impugnabile da parti terze.
  • Il brevetto è aperto a rivendicazioni da parte di terzi, entro un anno dalla data della sua pubblicazione.

Una volta concesso, il brevetto è valido per vent’anni e richiede il rinnovo annuale dal terzo anno dalla data della domanda.

 

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Marchi

  • Legge – Trademark Act, 1999;
  • Ministero Competente – DIPP, Ministero del Commercio e dell’industria.

Per un’azienda, il marchio è una delle risorse più importanti, poiché permette la distinzione dei suoi prodotti o servizi e rendendola unica nel mercato. Questo indicatore distintivo può essere un simbolo, un logo, una parola, una frase, un nome, un suono, un disegno o un’immagine, che rappresenti il brand associato all’attività commerciale o ai suoi prodotti e servizi.

In India, i marchi sono registrati sotto il sistema di registrazione federale con il sostegno di cinque uffici regionali: Ahmedabad, Chennai, Delhi, Calcutta e Mumbai. Il Trade Mark Act, 1999, prevede norme specifiche per la registrazione del marchio, la sua regolamentazione e protezione legale in India.

Il DIPP ha recentemente aggiornato alcune normative per la procedura di registrazione del marchio.

Procedura per il deposito del marchio

  • Identificazione dell’originalità del marchio. In questa fase, si può fare riferimento al database nazionale dei marchi registrati online.
  • Compilazione della domanda di registrazione del marchio previo pagamento della tassa stabilita.
  • Una volta registrato il marchio, l’ufficio di competenza (Trade Marks Registry) invia al richiedente un ‘report’, chiedendo eventuali chiarimenti, in conformità al Trade Marks Act.
  • Dopo l’accettazione della domanda, la richiesta viene pubblicata nel Trade Marks Journal. Se presente, la richiesta può essere impugnata da parti terze.
  • Se la domanda non viene impugnata entro quattro mesi, la registrazione viene concessa. In caso di opposizione, la registrazione è concessa solo dopo la risoluzione del caso.
  • Al termine del processo di registrazione, il marchio è rilasciato dall’ufficio di competenza (Trade Marks Registry).

L’intero processo dura circa 15-18 mesi. L’utilizzo del marchio è valido per dieci anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato. Successivamente, può essere rinnovato per altri dieci anni previo pagamento della tassa stabilita.

 

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Copyright

  • Legge – Copyrights Act 1957; modificato nel 2012;
  • Ministero Competente – Ufficio Copyright, Ministero dello Sviluppo delle Risorse Umane.

L’India offre una legge sul diritto d’autore completa ed esaustiva. La legge sul diritto d’autore è pienamente compatibile con la Convenzione di Berna, nel Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement, e dal World Intellectual Property Organisation (WIPO) Copyright Treaty (WCT).

Il copyright garantisce il diritto esclusivo al creatore di controllare la riproduzione o l’adattamento del proprio lavoro per un certo periodo di tempo. A differenza dei marchi e dei brevetti, il copyright protegge l’espressione unica delle idee e non l’idea stessa. Inoltre, la registrazione del copyright non può essere ottenuta per titoli o nomi, combinazioni di parole brevi, slogan, frasi brevi – in quanto queste possono essere solo soggette a copertura di un marchio.

Sotto l’Indian Copyrights Act, il diritto d’autore esiste in 1) opere letterarie, drammatiche, opere musicali e artistiche, film cinematografici e registrazioni sonore; 2) opere letterarie: romanzi, poesie, racconti, libri su qualsiasi argomento, programmi per computer, canzoni; 3) software per computer.

L’esclusività impone il divieto di:
A) Copiare/riprodurre il lavoro in qualsiasi forma, ad esempio stampa, video e audio;

B) Pubblicare e vendere copie/registrazioni del lavoro commerciale;

C) Affidare il lavoro a soggetti terzi;

D) Trasmettere il lavoro in varie forme;

E) Tradurre il lavoro in altre lingue.

Processo di registrazione del Diritto d’autore

L’acquisizione del copyright non richiede la registrazione formale in India. Tuttavia, è consigliabile ottenere un certificato di registrazione del copyright. Il certificato può essere utilizzato come prova in tribunale, in caso di controversia relativa alla proprietà del copyright.

Il processo di registrazione per il diritto d’autore è il seguente:

  • Compilazione della richiesta con i dettagli e copie del lavoro.
  • Al momento della presentazione della domanda, si esegue l’esame del lavoro e possono essere sollevate eventuali obiezioni.
  • Una risposta in merito all’obiezione deve essere presentata entro trenta giorni.
  • Il certificato viene rilasciato dall’ufficio competente dopo la rimozione di eventuali obiezioni.

Disegno Industriale

  • Legge – Design Act, 2000;
  • Ministero Competente – DIPP, Ministero del Commercio e dell’Industria.

Il Design Act del 2000, indica i seguenti requisiti per la registrazione di un disegno industriale in India:

  1. Il disegno deve fare riferimento alle caratteristiche (forma, configurazione, motivo o ornamento) di un ‘articolo’. L’articolo è un prodotto derivante da un processo industriale.
  2. Il disegno industriale deve essere applicato all’articolo da qualsiasi processo industriale.
  3. Il disegno deve essere unico o originale, non precedentemente pubblicato o utilizzato in nessun Paese prima della data di presentazione della registrazione.
  4. Il disegno non deve essere collegato a nessuna funzionalità dell’articolo (in tal caso sarebbe sottoposto a brevetto).
  5. Il disegno non dovrebbe includere alcun marchio di proprietà o opere artistiche, definite in base alla legge indiana Copyright Act, 1957.

Processo di registrazione del disegno industriale

  • Presentazione dei documenti per la registrazione: modulo di iscrizione e tassa, con allegato quattro copie della rappresentazione del disegno (33 cm x 25 cm per rappresentazione bidimensionale), che illustrino tutte le caratteristiche del disegno da diverse angolazioni (frontale, posteriore, fondo, in prospettiva).
  • Invio della richiesta alla sezione Design dell’ufficio brevetti di Calcutta o di qualsiasi ufficio filiale, a Mumbai, Delhi o Chennai.
  • Una volta numerata e datata, la domanda viene esaminata e vengono comunicati eventuali vizi di forma.
  • I vizi di forma devono essere corretti entro sei mesi dalla data della domanda.
  • Se l’esaminatore non è soddisfatto della correzione, viene svolta un’audizione personale dove verrà presa una decisione finale per iscritto.
  • Se il richiedente non è soddisfatto della decisione, può presentare ricorso all’Alta Corte entro tre mesi dalla decisione.

Una volta accettata la domanda, il disegno è notificato e rimane valido per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione. Il termine può essere prorogato di cinque anni, presentando una domanda di rinnovo previo pagamento della tassa stabilita.

Indicazione Geografica

  • Legge – Geographical Indications of Goods Act, 1999;
  • Ministero Competente – DIPP, Ministero del Commercio e dell’Industria.

Un’indicazione geografica, nota in Italia con l’acronimo IGP, è un marchio di origine che viene attribuito a determinati prodotti in base alla loro unicità geografica. L’unicità di un prodotto è definita dalla sua origine, dal processo o dalla reperibilità nel mercato. Il marchio geografico è essenziale per migliorare la propria posizione nel mercato.

Processo di registrazione dell’indicazione geografica

  • Compilazione della domanda di richiesta presso il registro dell’indicazione geografica.
  • Dopo l’accettazione, l’applicazione viene pubblicata e può essere impugnata per obiezioni o rivendicazioni da parti terze.
  • Dopo la pubblicazione, se la domanda non viene impugnata da terzi entro tre mesi (prorogabile per un mese), la registrazione viene concessa.
  • La registrazione di un’indicazione geografica è valida per un periodo di dieci anni. Successivamente, può essere rinnovata per un’ulteriore periodo di dieci anni.


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